発明の単一性・審査基準

発明の単一性の規定

平成15年法改正(平成16年1月1日施行)により、特許法37条(及びそれに関連する特許法施行規則第25条の8)の規定は以下のように変更されました。

特許法第37条

 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で出願することができる。

特許法施行規則第25条の8
 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的関係を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な記載によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

 平成18年法改正によりシフト補正の禁止などが規定されたのに伴い、発明の単一性の審査基準も改定されました。従って、シフト補正を考える上でも発明の単一性の審査基準を理解することが必要です。以下では、実例をまじえながら、発明の単一性の審査基準に関する実務の指針を提供したいと思います。

発明の単一性の要件

・発明の単一性は、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的関係(Special Technical Feature:STF)
 を有しているかどうかで判断します。STFとは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を意味します。

・法律的には正確な表現ではありませんが、イメージ的には、STFを有しているかどうかというのは新規性と
 進歩性の間のような概念です。
 たとえば、  
 一つの先行技術に対して29条1項各号(新規性無し)  → STF無し
 一つの先行技術 + 周知技術、慣用技術の付加、削除等 → STF無し
 一つの先行技術 + 単なる設計変更          → STF無し

  • 請求項1に記載の発明にSTFがある場合、請求項1に記載の発明との間で発明の単一性を満たす一群の発明が審査対象とされ、請求項1に記載の発明との間で発明の単一性を満たさない発明については審査対象とされずに、発明の単一性の要件違反の拒絶理由が通知されます。
  • 請求項1に記載の発明にSTFが無い場合、直列的な従属項が審査対象となります。
    (ここで、「直列的な従属項」とは、発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、番号の最も小さい請求項を意味します。)

    請求項1に記載された発明にSTFが無い場合であっても、請求項1に直列的に従属する同一カテゴリーの一系列の請求項については、原則としてSTFの有無が判断され、審査対象とされます。

     また、直列的に従属する同一カテゴリーの一系列の請求項のうちの1つがSTFを有する場合、STFを有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明が審査対象とされます。

     ただし、(i)STFを有しない請求項に従属し、かつ(ii)技術的関連性の低い技術的特徴が追加されており、かつ(iii)その追加された技術的特徴から把握される課題も関連性が低いものは、審査対象から外されます。

     また、上記の判断基準により審査対象とされた発明について審査が行われた結果、審査が実質的に終了している他の発明(カテゴリー表現上の差異があるだけの発明など)についても、審査対象に加えられます。

請求項1に記載の発明にSTFがない場合の事例

特許請求の範囲
1.A、B及びCを備えたフィルム製造装置。
2.Cが円筒形である請求項1に記載のフィルム製造装置。
3.Cが耐熱性樹脂によって被覆されている請求項1に記載のフィルム製造装置。
4.更にDを備えた請求項1~3のいずれかに記載のフィルム製造装置。
5.更にEを備えた請求項1~4のいずれかに記載のフィルム製造装置。

 ここで、請求項1記載の発明は公知で新規性が無く、請求項2記載の発明の構造によってSTFがあると仮定します。これは以下のようにまとめられます。

請求項1 A+B+C  ← 公知(新規性なし)
請求項2 A+B+C(構造) ← STFあり
請求項3 A+B+C(材料)
請求項4-1 A+B+C+D
請求項4-2 A+B+C(構造)+D
請求項4-3 A+B+C(材料)+D
請求項5-1 A+B+C+E
請求項5-2 A+B+C(構造)+E
請求項5-3 A+B+C(材料)+E
請求項5-4-1 A+B+C+D+E
請求項5-4-2 A+B+C(構造)+D+E
請求項5-4-3 A+B+C(材料)+D+E

この場合の審査の手順は以下のとおりとなります。

①請求項1記載の発明がSTFを有しない。
 ↓
②請求項1の直列的な従属項である請求項2記載の発明がSTFを有する。
 ↓
③請求項1、2記載の発明に加え、STFを有する請求項2記載の発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明である請求項4、5記載の発明を審査対象とする。言い換えると、請求項4記載の発明のうちで請求項2に従属している部分(上記の「請求項4-2」)、請求項5記載の発明のうちで請求項2に従属している部分(上記の「請求項5-2」、「請求項5-4-2」)を審査対象とする。
 ↓
④請求項3記載の発明とその従属項の発明については、請求項1に直列的に従属しておらず、STFを有する請求項2記載の発明の発明特定事項をすべて含むものでもなく、また実質的に審査が終了しているとも言えないので、審査対象とせず、発明の単一性違反の拒絶理由が通知される。
 ↓
⑤請求項2、請求項4-2、請求項5-2、請求項5-4-2記載の発明の進歩性欠如の拒絶理由が発見された結果、請求項4-1、5-4-1、5-1についても審査が実質的に終了としていると言えるため、審査対象に加える。

この審査結果を図にまとめると以下のとおりとなります。
patent_single_zu上記の事例で審査されなかった発明の補正の可否

請求項3を請求項2に従属させる補正は可能か?
→ 請求項2や請求項4-2などのSTFが有ると判断された請求項に従属させる補正は可能です。すなわち、そのような補正はシフト補正(STFを変更する補正)と判断されません。

請求項3を請求項4-1や請求項5-1に従属させる補正は可能か?
→ シフト補正に関する審査基準では、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性を満たすか否かにより判断すると述べています。従って、請求項3を請求項4-1や請求項5-1に従属させる補正も可能であると考えられます。

請求項1に従属する請求項3について審査してもらう手段はないか?
→ 本願では請求項1に従属する請求項3について審査してもらうことは不可能です。ただし、上記のような補正によってCを特定の材料に限定することに特許性があると判断された場合には、特許査定後において、Cを特定の材料に限定した請求項を直列的な請求項群に含んだ形の分割出願として提出することが可能です。

発明の単一性についての実務上の指針

審査基準及び上記の事例の研究から以下のような実務上の指針を導き出すことができます。

  • 請求項1でSTFがあることが理想
    これまで以上に先行技術調査が重要になります。
  • 請求項群が直列的であれば審査対象とされる可能性が大
    複数の請求項を可能なかぎり直列的に従属させるように記載すべきです。
  • 権利化したい順番で従属項を配置すべき
    たとえ直列的に従属していたとしても、技術的及び課題として関連性が低い場合は審査対象から外れるため、審査してもらいたい順序で従属項を配置する必要があります。
  • 最も重要な従属項を請求項2に記載すべき
    請求項1にSTFがない場合でも請求項2は(同一カテゴリーである限り)必ず審査対象になります。

サポート要件及び実施可能要件(判例:被覆硬質部材事件)

 日本特許庁での記載不備に関する特許法第36条の審査は欧米と比較して一般的に厳しいと言われています。サポート要件や実施可能要件の不備を解消するために出願後に実験データを補充することは原則として認められません。そのような制約下、出願当初の明細書における発明の具体的な内容及び実施例の説明の程度が不適切あるいは不十分であった場合には、特許取得並びに権利行使に対して不利な影響を及ぼすことになります。以下では、実務上の参考に供するため、パラメータ特許に関してサポート要件及び実施可能要件が争点となった知財高裁判決を紹介します。

判決のポイント
 パラメータの数値範囲の上限値が記載されていない請求項に関して、そのパラメータによって課題を解決するための因果関係、メカニズムが明細書に一切開示されておらず、実施例の記載も非常に狭い範囲に4例のみであり、また具体的な製造条件も記載されていないことから、本件発明はサポート要件及び実施可能要件を満足しないとされました。

事件の表示
 H20.6.12 知財高裁 平成19年(行ケ)10308

参照条文
 旧特許法第36条第5項第1号(現特許法第36条第6項第1号)
 旧特許法第36条第4項(現特許法第36条第4項第1号)

Key Word
 サポート要件、実施可能要件

1.事実関係

(1) 手続の経緯
 原告は、平成7年1月31日,名称を「被覆硬質部材」とする発明につき特許出願をし、平成11年12月24日に設定登録を受けました(特許第3016703号)。
 平成12年9月1日付け及び同月4日付けでそれぞれ特許異議の申立てがされたが、平成14年10月17日付けで明細書の訂正請求がされ、同月18日付けで同訂正を認めて特許を維持するとの異議の決定がされました。
 さらに、平成18年12月26日に被告から特許無効の審判請求がされ、平成19年7月20日本件特許を無効とする旨の審決がされました。
 本件は、原告が無効審決を受けたことから、その請求人である被告に対し審決の取消しを求めた事案です。本件訴訟においては、いわゆるサポート要件及び実施可能要件の適合性の有無が主に争点となりました。

(2) 本件発明の内容
 本件明細書(上記訂正後)に記載の請求項1に係る発明(以下「本件発明」という)は次のとおりです。
 【請求項1】 基体表面にPVD法によってTiとTi以外の周期律表4a、5a、6a族、Alの中から選ばれる2元系、ないし3元系の炭化物、窒化物、 炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材において、前記PVD法はアークイオンプレーティングで、皮膜のX線回折パターンにおける(200)面のピーク強度を I(200)、(111)面のピーク強度をI(111)としたときに、次式Ia=I(200)/I(111)で表されるIa値が2.3以上であることを特徴とする被覆硬質部材。

(3) 審決の概要
 審決は、本件明細書では、TiとTi以外の所定の元素から選ばれる2元系ないし3元系の炭化物、窒化物、炭窒化物を被覆してなる被覆硬質部材の被膜につき、Ia値が2.3以上を採択することにより、発明の課題を解決し、発明の目的を達成することができることが当業者において理解できる程度に記載されていないから、旧36条5項1号に規定する要件(サポート要件)を満たさないと認定しました。また、審決は、本件明細書では、被覆硬質部材の製造条件として、皮膜組成の成分割合等のIa値にとって重要なパラメータについての開示が欠けており、Ia値を決定・特定することができないから、旧36条4項に規定する要件(実施可能要件)を満たさないと認定しました。

2.争点

(1) サポート要件についての審決判断の適法性
 原告は、本件発明のような場合、実施例の数としては数例が一般的であり、それらにより発明の目的、課題解決の方向が示されておれば、Ia値の条件を満たすことによって課題を解決し、発明の目的を達成することを当業者は十分理解できると考えられると主張しました。それに対して、被告は、原告が異議申立ての審理において、当初明細書に記載された実施例を補強する形でIa=2.3のTiAlN膜についての実験結果を後付けで提出してIa値の臨界的意義を説明しておきながら、本件訴訟では4つの実施例で十分当業者が理解できるとの主張は矛盾していると主張しました。また、被告は、本件明細書によればIa値に上限が必要であることは明らかであり、実施例に裏付けられた結果からより特性の向上する範囲が予測できる(Ia値の上限が予測できる)とも言えないと主張しました。

(2) 実施可能要件についての審決判断の適法性
 原告は、「物」の発明について、公知の方法で製造可能であることが明らかであるならば、明細書に製造方法の開示は不要であると主張しました。それに対して、被告は、本件明細書には、本件発明の所定のIa値の条件を満たす「物」を作るための具体的な記載がなく、また、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者が本件発明の「物」を製造できるとも言えないと主張しました。

3.裁判所の判断

(1) サポート要件について
 まず、裁判所は、サポート要件についての知財高裁平成17年(行ケ)第10042号・大合議判決の観点に立った上で、本件発明の課題は、硬質部材上にTiとTi以外の所定の元素の2元系ないし3元系の炭化物等を被覆させる場合において、皮膜の結晶配向性を最適にすることにより皮膜と基体との密着性を向上させて耐摩耗性等に優れた被覆硬質部材の提供を目的とするところにあり、被覆硬質部材の皮膜につきIa値を2.3以上とすることが同目的を達成するために有効であることが客観的に開示される必要があるが、本件明細書においては、本件発明の被覆硬質部材の皮膜につきIa値を2.3以上とすることで、発明の課題を解決し発明の目的を達成することができることが、4点の実施例の記載を除き見当たらないと認定しました。その上で、本件明細書には、何ゆえIa値が2.3以上で皮膜の特性が良くなるのかにつき、因果関係、メカニズムは一切記載されておらず、また、それが当業者にとって明らかなものといえるような証拠も見当たらないとしました。また、本発明の実施例はIa値が2.3から3.1までという非常に限られた範囲の4例だけであり、上限の定まらないIa値2.3以上の全範囲にわたって、本件発明の課題を解決し目的を達成できることを裏付けているとはいうことができないし、Ia値の上限を予測することも不可能であると認定しました。

(2) 実施可能要件について
 裁判所は、本件明細書には、本件発明の「物」を作るための具体的な記載がなく、膜の成形に関連する多数のパラメータの最適な値を探るために必要以上の試行錯誤を行わねばならない。従って、「物」の発明であっても、その「物」が容易に製造可能なように明細書にその「製造方法」を示す必要があるから、原告の主張は採用できないとしました。

4.実務上の指針

 上述のサポート要件に関する知財高裁・大合議判決は、「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が,発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである」としています。今回の判決も上記判決を踏襲したものです。

 それに加えて、本判決においては、数例のみの実施例によってサポート要件違反とされない事例は、その発明によって課題解決若しくは目的達成が可能となる因果関係又はメカニズムが明細書に開示されているか又は当業者にとって明らかであるなどの場合であると指摘した上で、本件明細書には何ゆえIa値が2.3以上であると皮膜の特性が良くなるのかにつき、因果関係、メカニズムは一切記載されておらず、当業者にとっても明らかではないとされたことが新しい点です。

 本判決では、「因果関係又はメカニズム」とは、本件発明のパラメータであるIa値が所定の範囲(2.3以上)であるときに何ゆえ皮膜の特性が良くなるのかについての因果関係又はメカニズムであると説明されています。しかし、特に化学に関連した発明においては、発明がその目的を達成し所望の効果を得るに至る分子レベルでの機構やメカニズムは出願の時点で正確に把握できない場合が殆どであるから、ここでの「因果関係又はメカニズム」は、「当業者を技術的に納得させることが可能な一応の理屈」という意味であると解されます。別の観点から言い換えると、明細書には、パラメータの所定範囲の全域における「目的達成の予測可能性」を確保できる程度の理屈を示す必要があります。もちろん、そのような理屈は実施例の結果によって裏打ちされているべきです。本件明細書を確認してみると、Ia値が2.3以上(上限なし)の全域において皮膜の特性が良くなることについて、当業者を納得させうる発明者なりの一応の理屈は見受けられないし、実施例の結果によって裏打ちされていると言うこともできないし、また出願時の技術常識を参酌しても理解できないのだから、裁判所の判断は妥当でしょう。

 さらに、裁判所は、本件明細書の内容(4点の実施例の結果)からみてIa値の上限を予測することは不可能である一方、原告が異議申立ての審理において提出した実験結果報告書(“バイアス電圧値が低くなるとIa値が高くなり剥離強度も向上する”)及び本件明細書の記載(“バイアス電圧値が低くなりすぎると密着性が低下する”)を併せて考えるとIa値が何らかの上限を有することは明らかであると認定しました。原告が異議申立ての審理で特許を維持するために追加提出した実験データが皮肉にも自己の特許請求の範囲の記載不備(サポート要件欠如)につながったわけです。Ia値が何らかの上限を有するべきであることは、上記の実験結果報告書も併せて考えて初めて得られる結論であるから、出願人自身にとっても出願時点においてそのような知見を得るのは困難であったはずです。しかし、出願時点で、あるパラメータの値が上限を有するべきものなのか否かが不明であったならば、サポート要件等の記載不備を解消するために出願後に実験データを補充することは原則として認められないことを考慮して、出願人としては、出願までに得られた実験結果並びに技術常識からして適切な上限を特許請求の範囲に規定しておくべきであったと言えます。

 本件発明の場合と異なり、あるパラメータの値が下限から上昇するにつれて所望の特性も向上する関係にあって、発明の性質からみてそのパラメータの上限が存在しないことが明らかであり、かつ、パラメータの所定範囲の全域における目的達成の予測可能性が示されているのであれば、特許請求の範囲で上限を規定する必要はなく、また実施例は数点のみで十分と考えられます。

 さらに、裁判所は、本件発明の「物」が公知の方法で製造可能であるとしても、所定のIa値を保有する皮膜の製造条件が開示されていないから実施可能要件を満たさないと認定しました。「物」の発明に関して明細書に記載する実施例は、「物」を実際に製造(及び使用)した実例を示すことによって発明を実施可能ならしめるものであるのだから、その「物」の製造のための主要な条件(この場合Ia値に影響を及ぼしうる主なパラメータ群)について出来るだけ具体的に記載するべきです。これは、本判決で指摘されているように公開の代償としての独占排他権たる特許権の付与という法の趣旨からみて当然の要請でしょう。本件明細書の場合では、製造条件の相違によって結果としてのIa値が異なることを示すために、その「物」を製造する複数の具体的な条件を記載する必要があったと言えます。

まとめると、実務者としては以下の諸点に留意すべきです。

  1. パラメータ特許の出願時点で十分な数の実施データが得られていない場合は、パラメータの数値範囲の全域でその発明の目的が達成されるという「当業者を技術的に納得させることが可能な発明者なりの一応の理屈」(実施例に示された結果と整合したもの)を明細書に記載しておくように努力すべき。
  2. 発明の性質的にみてパラメータの上限(あるいは下限)を規定することが不可能でない限り、適当な上限(あるいは下限)を特許請求の範囲に規定しておくべき。
  3. パラメータ特許の対象物が公知の製造方法によって製造可能な物であったとしても、そのパラメータを満足するための具体的な製造条件を(必要に応じて複数の条件を)明細書に示すべき。